案件背景
“SUBWAY”、“
”、“赛百味”是美国赛百味知识产权有限责任公司(以下简称“赛百味公司”)的知名商标。赛百味公司十分重视其在中国的知识产权保护,积极主动地在中国进行商标注册申请。2022年至2023年期间,赛百味公司在多个类别提交了“SUBWAY”商标的注册申请。然而,在包括赛百味公司主营的第30、43类在内的诸多类别上的申请均被商标局以“SUBWAY”商标“可译为“地铁”为日常用语,不具备商标应有的识别作用,缺乏商标的显著特征,不得作为商标注册”为由,引用《商标法》第十一条第-一款第(3)项驳回。
商标简介
Subway赛百味品牌创立于1965年,因拥有各种美味、新鲜现做的潜水艇三明治而誉满全球。截止2024年,赛百味公司在全球的100多个国家和地区拥有超过37,000多间连锁餐厅,已成为全球知名的国际快餐品牌,为顾客提供新鲜美味快餐的同时,也带来了全新生活方式体验。赛百味公司在中国注册商标包括“SUBWAY”、“
”、“赛百味”、“
”、“Sub”系列商标等。
解决方案
厚德致远在收到驳回通知书后对其中的引证商标以及缺乏显著性的驳回理由进行了详细地分析,并建议赛百味公司积极地递交驳回复审。在驳回复审理由书中,厚德致远详细阐述了赛百味公司的“SUBWAY”商标在国内外不同类别已多次获准注册的事实以及“SUBWAY”与“赛百味”之间的对应关系,并从网络宣传报道、推广活动、实际经营销售、他人摹仿“SUWAY”品牌的现象以及商标局在异议等案件中认定“SUWAY”商标与“赛百味”商标具有对应关系、“赛百味”商标经长期宣传使用已具有较高知名度等方面详细论述了“SUBWAY”商标通过长期使用和广泛宣传已取得了较高知名度,在固有显著性的基础上已与赛百味公司形成了对应关系。因此,“SUBWAY”商标作为商标可以起到区分商品/服务来源的作用,理应核准注册。
但遗憾的是,在评审阶段和行政诉讼一审阶段赛百味公司的理由均未得到支持,“SUBWAY”商标仍被以“不易使消费者将其作为商标识别,缺乏商标应有的显著特征,难以起到区分商品/服务来源的作用”以及“申请人提交的在案证据不能证明申请商标具备可注册性。”为由驳回。
在综合考虑各种因素之后,赛百味公司之后在第30、43类提起上诉。二审过程中,厚德致远对“SUBWAY”商标的使用证据进行了补强,递交了更多的赛百味门店租房合同、商品销售记录、美团等平台的店铺信息和销售记录、与其他品牌联名推广活动资料、餐饮品牌行业排名等证据。北京市高级人民法院经审理认为,根据赛百味公司提交的门店开办数量、全球排名数据,以及宣传推广、商标使用许可、网络评价等证据可以证明,经在中国大陆的长期使用,赛百味公司的“SUBWAY”“赛百味”在先注册商标在餐馆服务及与餐馆相关的“咖啡”“三明治”等食品上具有一定知名度并获得了显著特征。诉争商标与赛百味公司在先注册商标相同或者近似商标,故可以认定诉争商标指定使用在第30、43类商品和服务上具有显著特征,可以起到识别商品/服务来源的作用。
案件成果
案件结果,北京市高级人民法院判决撤销北京知识产权法院的一审判决和被诉裁定,并判决国知局重新作出决定。
成功突破 “SUBWAY” 因直译 “地铁” 被认定为 “缺乏商标显著特征” 的驳回壁垒,确保赛百味在核心经营领域(餐饮服务、食品销售)的商标专用权得到中国法律保护,为品牌在中国市场的合规运营筑牢知识产权根基。